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如何进行商标许可以及基于商标许可费主张侵权赔偿

作者:刘艳玲


作为商标权人,你对自己的注册商标拥有垄断权,可以许可其他人使用你的注册商标。通过与被许可人之间签订许可协议,商标权人可以获得许可费作为一笔营收或收入,相应地被许可人获得你的商标使用权。

商标使用许可合同中一般会约定许可期限、许可范围和许可费。许可合同需要在合同签订之日起3个月内由商标权人向国家知识产权局报送备案,否则该许可合同不能对抗善意第三人。这里的善意第三人是针对不同被许可人之间的关系,属于商标许可意义上的对抗而非商标侵权意义上的对抗。未经备案并不影响商标权人或独占许可人等有起诉资格的人进行商标维权[1]。

商标许可使用的类型包括独占使用许可、排他使用许可和普通使用许可,被许可人仅能按照许可合同中约定的类型使用商标,并符合《商标法》第43条规定的管理规范。

商标能反映产品或服务的起源、质量以及留在消费者中的独特印象。随着商标的知名度越高,商标权人的市场地位也越强,商标的经济价值也越高,与此同时商标的保护力度也越强。商标权人在进行销售区域扩展时,可以考虑利用商标使用许可的方式与某一地区或某一国的经销商增进更多的商务合作可能性。例如,在品牌管理下,汽配市场中的店铺未经商标权人本田公司的许可擅自使用中国的核准注册商标“本田”、“HONDA”等标识做招牌是侵犯商标权的。

我们知道,未经商标权人的许可,在相同商品上使用与注册商标相同的商标;在相同商品上使用与注册商标近似的商标或在类似商品上使用于注册商标相同或近似的商标,容易导致混淆的;属于侵犯注册商标权。根据《商标法》第63条的规定,权利人的损失或者侵权人获得的利益难易确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。那么司法实践中,是如何根据商标许可使用费来确定侵权赔偿额的呢?

由于商标使用许可在国内并没有形成一个惯常使用的方法,法院需要基于真实实际的许可使用合同作为证据来计算侵权赔偿额,因此以商标许可使用费作为赔偿基准的判决还比较少。不过近年来也已出现以商标许可费作为赔偿基准的判决。下面介绍两件典型案例。

一件案例是欧普照明公司诉华升公司侵害商标权纠纷案[2]。该案中,欧普公司主要从事照明光源、灯具、控制类产品的研发、生产、销售和服务,业务遍及亚太、欧洲、中东、南非等七十多个国家和地区,欧普公司生产的欧普牌灯饰灯具先后被认定为“广东省名牌产品”“中国名牌产品”;第1424486号“欧普OPPLE及图”商标先后被认定为“广东省著名商标”“中国驰名商标”;第4426527号“欧普”文字商标是与第1424486号注册商标相关联的商标,故第1424486号注册商标的知名度可延伸至第4426527号注册商标,即欧普文字商标在灯类商品上也有较高的知名度。欧普公司主张其授权给销售商的涉案商标许可使用费为人民币36.5万元/年,并向法院提交了其与产品销售商瑞隆公司、文达公司签订的《商标授权许可协议》、《家居照明事业部零售渠道区域运营商合同》、银行转账凭证、《欧普照明发货托运单》、“OPPLE欧普照明”商标授权店铺的现场照片等证据予以证实。广东高院结合涉案商标具有较高的知名度以及上述证据,认为证明“欧普公司授权给销售商的涉案商标许可使用费为36.5万元/年”这一事实,已达到高度盖然性的证据标准,因此予以采信。广东高院基于欧普公司提交的证据认定华升公司4年间持续侵权,计算赔偿的侵权时间截止至二审判决作出之日,为21个月。由于该案是再审案件,从二审判决作出之日至再审判决的侵权时间造成的损失,欧普公司可另找途径解决,再审案件中不作处理。

根据《商标授权许可协议》及《家居照明事业部零售渠道区域运营商合同》的约定,欧普公司授权许可涉案商标给销售商使用的范围仅限于在销售商的经营场所使用和宣传涉案商标,经营销售区域仅为销售商所在的地市。而本案华升公司被诉侵权行为的性质为生产、销售和许诺销售被诉侵权产品,销售方式包括线上和线下,范围为全国甚至全球,可见华升公司使用涉案商标的程度和范围要比欧普公司授权销售商的大得多。因此,本案商标许可使用费至少应按“欧普公司授权给销售商的涉案商标许可使用费36.5万元/年”的2倍计算,即73万元/年。故此,本案赔偿基数应确定为73万元/年×1.75年共计127.75万元

另一案例是万和公司与万先公司的商标侵权纠纷案[3]。万和公司是第5066819号“vanward万和及图”商标和第3318304号“万和”文字商标的商标权人,这2件商标根据万和公司提交的多份证据,被一审法院认定为在“热水器、煤气热水器”商品上为驰名商标,且在万先公司的“万先”商标申请注册前已达到驰名程度,二审法院继续维持了该认定。为主张侵权赔偿,万和公司在二审提交了万和公司与万和新能源科技公司签订的商标使用许可合同、商标使用许可备案通知书及公告、商标许可费发票、银行转账凭证、公司记账凭证以及被许可人的官网截图等以用于证明万和公司基于案涉品牌从2018年至2021年每年向万和新能源公司收取的许可费。万先公司的被诉侵权行为发生在2019年至2021年。二审法院依据万和公司与万和新能源科技公司的2019、2020和2021年三年收取的许可费总数除以3得出每年度的平均许可费数额,由于万先公司的销售方式包括线上和线下,覆盖面比万和公司授权被许可人使用商标的范围更大,因此赔偿数额为按许可费的2倍计算。

中国司法政策上目前对于许可使用费这一计算方法的适用是以存在实际许可为前提的。与中国司法政策不同的是美国和德国采取许可使用费规则计算侵权损害赔偿并不需要以案涉权利存在实际许可费适用前提,而是允许法官使用自由裁量权推断侵权人应当支付给权利人的许可使用费[4]。企业将产品出口到国外时,应注意当地国的法律,以避免商标侵权而带来的高昂赔偿费。

 

 

[1] 姚建军:“‘汇丰’商标案:不同主体商业标识权利共存应以善意为基础”,中国知识产权报 2016年。

[2] 广东省高级人民法院(2019)粤民再147号再审民事判决书。

[3] 广东省高级人民法院 (2021)粤民终4278号民事判决书。

[4] 向维仪:“商标损害赔偿中许可费规则的理解适用”,华政东方知识产权 2024年4月10日,https://mp.weixin.qq.com/s/Lc-DFhdcJ54GMp6H7RBZ2g。



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