Language

价值一亿美金的启示

本文作者:常春


1.  概述

近日,美国威斯康辛东区联邦地区法院判决中国家具制造商敏华控股(Man Wah Holdings Ltd., Inc.)侵犯了美国座椅配件制造商Raffel Systems, LLC(以下称“拉斐尔公司”)的包括多个专利在内的知识产权,并因此判赔一亿美元[1]

本案中,原告拉斐尔公司主张了五项美国实用专利(等同于中国的发明专利)以及两项外观设计专利(等同于中国的外观设计),这五项专利分别请求保护1)用于座椅装置的带灯杯架;2)用于座椅装置的杯架装置;3)用于座椅装置的杯架装置;4)具有包括杯架装置的座椅装置的客车;以及5)包括杯托架装置的椅子。两项外观设计专利分别涉及的杯架的外形涉及以及开关的外形设计。

从专利的角度,仅拥有30位工程师的拉斐尔公司[2]依据一件基本专利申请按需构建不同权利范围的专利组合以对不同类型的潜在侵权人以及潜在侵权人的不同行为进行最大程度的维权的做法值得借鉴。

价值一亿美金的启示价值一亿美金的启示

2.  拉斐尔公司的专利组合

首先,一件基础专利申请也能衍生出一个专利组合。经查阅不难发现,这五项美国实用专利其实都源自同一个基础专利申请,即拉斐尔公司于2006年4月25日提交的第11410547号美国实用申请,五项专利的提交时间和具体情况如下表1所示。

这五项专利分别指向不同的保护客体,即1)292’号专利,带灯的杯架,2)505’号和882’号专利,均指向杯架,3)968’号专利,指向具有带杯架的座椅的客车,以及4)603’号专利,指向带杯架的座椅。五个专利权利范围关系大致如下图1所示:

专利号

保护客体

类型

实际提交日

代表性附图

US7766293

座椅装置的带灯杯架

首次申请

2006/4/25

价值一亿美金的启示

US8714505

座椅装置的杯架

继续申请

2014/1/10

价值一亿美金的启示

US8973882

座椅装置的杯架

继续申请

2014/4/28

价值一亿美金的启示

US10051968

具有座椅的客车

继续申请

2018/1/11

价值一亿美金的启示

US10299603

包括杯架装置的座椅

继续申请

2018/7/10

价值一亿美金的启示

表1 五项专利详情及代表图

价值一亿美金的启示价值一亿美金的启示价值一亿美金的启示

 

图1 拉斐尔公司五项专利保护范围关系示意图

3.  专利组合的构建过程:

从专利申请递交以及申请获得授权的时间看,这件基础申请首先获得了关于带灯的杯架的技术方案的292’号专利保护。显然,拉斐尔公司此时并没有满足于仅仅是得到对带灯的杯架的保护结果,它注意到杯架的结构本身并不需要附加发光体的结构仍有望获得专利权,因此,拉斐尔公司在此后提交了涉及杯架结构本身的继续申请,并分别获得505’和882’两项专利。

在本案中,被告一直从原告处采购杯架生产座椅。在此过程中,原告注意到如果仅对杯架进行保护,则对于包括被告在内的使用杯架加工座椅的厂商而言,使用侵权杯架加工座椅的行为可能仅会被法院认为构成使用专利的侵权,为了解决这一问题,拉斐尔公司后续又提交了两件继续申请分别请求保护椅子和客车,并分别获得了968’和603号’两项专利,从而将被保护的客体从杯架延伸到了座椅和客车,这就覆盖了被告生产产品的类型,覆盖了被告制造、销售专利产品的行为。

价值一亿美金的启示

图3 拉斐尔公司五项专利申请递交时间图

从拉斐尔公司的以上申请策略看出,其专利申请策略为带灯杯架产品以及其周边产品构建了较为完整的专利组合,通过上述对五项专利形成的过程不难看出,专利组合的构建并不是一次性完成的,而是可以在专利申请的过程中逐步发现自身技术方案对现有技术的贡献,并通过恰当利用专利制度中的继续申请制度而逐步完成的。这样在主张专利侵权时,就可以综合利用几项专利权针对被告的不同被控侵权行为打出组合拳,增加诉讼中认定侵权的概率并提高赔偿金的数额。

当然,应该看到,拉斐尔公司构建这样的专利组合也并非一帆风顺,本案在美国的同族专利申请存在一定数量的未授权,也就说拉斐尔公司的一些保护范围的尝试没有成功,其成功构建本案中的专利组合的付出精力和金钱和要比看上去的大得多。

4.  如何在中国构建这样的专利组合

是否可以在中国的专利法律框架下构建类似的专利组合呢?答案是肯定的,但需要善加利用分案申请制度,而且在撰写申请文件时要对专利产品的结构进行充分的拆分和组合,形成分层次的描述。

4.1 中国专利申请的分案申请

中国专利体系中的分案申请制度是一种允许申请人在一件专利申请(以下称“母案”)的基础上,提交具有不同权利要求范围的其他专利申请(以下称“子案”)的制度。该制度对子案的最晚提交时间以及提交的内容有限制。例如子案最晚应该在母案完成授权手续或驳回生效前提出,子案的内容不能超出母案的内容等。分案申请制度允许如果申请人对母案的被批准授权的权利要求的保护范围不满意,则可以提交其他保护范围的分案申请。这意味着如果母案一直在申请中,则可以无限制地提出子案作为分案申请,甚至于基于子案再提出分案申请(以下称“孙案”)以期获得对不同客体的不同技术方案的保护,如下图4所示。这种方式允许专利权人在维权时一方面更具灵活性,另一方面可以获得最大程度的赔偿。

价值一亿美金的启示 价值一亿美金的启示

图4 母案在审中则可随意提出                图5 母案授权后则仅能依据分案通知书提出

现实中很多申请人有时更关注专利的授权速度,期望母案可能在很多时间内即获得授权。如果母案授权发证较早,则后续的子案、孙案的提出的灵活性则大大下降。这在情况下,根据专利法的规定,申请人不能随意的提出分案申请,仅可在子案不符合单一性要求的情况下,才能根据专利审查员发出的分案通知书在通知书给出的期限内提出孙案的分案申请,如上图5所示。

需要注意的是,能够提出多个分案申请或者多层级的分案申请需要有多层次的保护客体的专利申请文件做前提。下面将具体说明。

4.2 在原申请的范围内限定分案申请

分案申请可以要求与原申请不同的保护范围,但这个要求的保护范围不能超出原申请的范围。为了满足这样的条件,申请文件中需要记载了或者可以从申请文件中毫无疑义的推导出。例如,上面拉斐尔公司的五项专利构成的专利组合中保护的带灯的杯架和两种不同方案的不带灯的杯架,在中国的分案体系中,这需申请文件中有这些技术方案的明确记载或暗示。例如,在一些实施例中,需要记载带灯的杯架、而在另一些实施例中,需要记载不带灯的杯架,这往往需要专利申请的说明书中有明确的递进描述层次,如果是有肉眼可识别结构的技术方案,例如机械、电子、材料类技术方案,则为每种类型的技术方案配以附图并加以描述则更容易体现这种层次。

如果没能在专利申请文件撰写时体现保护客体的层次,则在提出分案申请时可能会被认为缺乏相应的层次支持。

5.  来自专利律师的建议

1)    不同的专利保护客体指向不同的侵权行为实施者以及不同的侵权行为,为了使得授权的专利更加具有可执行性,申请人可以考虑利用中国的分案申请制度构建基于一件基础专利申请的专利组合。

2)    寻找有经验的专利律师或专利代理人形成有保护层次的专利申请文件,为后续的专利组合的构建提供灵活性。

 



[1] https://mp.weixin.qq.com/s/Jjg9jRS4hO0TtsVsJL7erw

[2] https://www.jsonline.com/story/news/2022/06/17/germantown-firm-wins-big-jury-trial-against-chinese-manufacturer/7653713001/


  • 相关资讯 More
  • 点击次数: 0
    2024 - 07 - 19
    作者:刘艳玲中国商标法第48条规定了商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。商标性使用一般用于商业活动,目的是引导消费者购买其认可的商品,帮助商品提供者与消费者在市场上建立起重要的联系。司法审判中区分商标性使用和非商标性使用非常重要,是否侵害他人商标专用权,主要看商标使用是否属于“商标性使用”。非商标性使用一般用于非商业活动,其目的不是引导消费者识别商品或服务来源。即使在商业活动中使用,如果属于描述性使用或指示性使用,也会被认为是商标的正当使用,不侵犯他人商标权。中国商标法第59条第1款列举了商标的描述性使用方式。指示性使用在我国司法实践中存在用于不侵权抗辩,这种使用需限定在合理使用范围内,因此称为指示性合理使用更确切。相对比地,美国商标法“Lanham Act”中也有商标正当使用的概念。美国商标法的正当使用原则包括描述性正当使用和指示性正当使用。在指示性正当使用中,可以未经他人许可使用他人的商标,用于比较广告、新闻报道、新闻评论、学术工作、模仿和批评和评论等目的。 下面展开讨论非商标性使用的情形,这有助于企业或个人初步了解自己对他人商标的使用是否会侵犯商标权。    非商标性使用-描述性使用  商标或服务提供者除标识自己的商标,以便于消费者识别外,还会对商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、产地、型号或者生产者的名称等其他特点予以说明,从而使消费者了解商品的特性、使用方法等,以达到促销其商品或服务的目的。根据中国商标法第59条的规定,注册商标权人无权禁止他人正当使用。 例如,A公司在销售网页链接中使用“Dliziz椰子款”标识销售鞋类商品,其中,“Dliziz”是A公司的注册商标,而“椰子”标识是另一B公司...
  • 点击次数: 1000000
    2024 - 07 - 05
    作者:金涟伊在当今互联网迅猛发展的背景下,电子商务已经成为人们最普遍的交易手段。然而,由于法律的相对滞后性,与电子商务相关的法规亟需进一步完善。对于未经商标注册人授权,在网络店铺名称使用与他人注册商标相同或相似的标识的行为,现行的商标法并未对此提供明确的指导。相关权利人在维权过程中通常同时援引商标法和反不正当竞争法,而不同法院在判决时所依据的法律也存在差异。 经检索相关判决书,我们发现法院判决主要有两种不同观点,一是认为网络店铺名称可类比于企业名称,以反不正当竞争法予以规制,二是认为网络店铺名称侵权导致相关公众混淆误认的,应认定为商标侵权。 2018年河北省高级人民法院所持的观点即为第一种观点。在(2018)冀民429号判决书中,河北省高级人民法院支持了一审法院的观点,即“……官方旗舰店的店铺名称属于一种企业(店铺)字号,而将他人注册商标用于自己企业字号的行为,已被《中华人民共和国商标法》第五十八条‘将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。’的规定吸纳,不属于《中华人民共和国商标法》第五十七条规定的侵害商标专用权的情形。” 故此,法院依据反不正当竞争法作出裁判,维护了权利人的相关权益。 但更多判决倾向于第二种观点。2020年北京市西城区人民法院在(2020)京0102民初27860号判决中认为,被诉侵权店铺将商标使用于店铺名称、店铺内宣传、商品名称及商品图片等位置,此种使用系为标明商品来源,属于商标性使用,因此适用商标法第五十七条第一款的规定,被告的行为侵害了原告的商标专用权。 2022年义乌市人民法院在(2022)浙0782民初6308号判决中认为,“对于被告滔馨公司在其网店名称及网店LOGO中使用‘泉日记’字样的行为,并未经过原告的授...
  • 点击次数: 1000005
    2024 - 06 - 28
    作者:张嘉畅 在对美贸易当中,商标保护是至关重要的一环。注册美国商标有利于商标在海关备案,有利于避免商标侵权,同时,经营亚马逊平台商家也需要注册美国商标从而进行亚马逊店铺的品牌备案。与中国商标法不同,美国商标制度更加注重商标在商业当中的实际使用。从申请到注册甚至续展,申请人在许多环节需要向美国专利商标局提供使用证据,以确保商标有效。本文旨在整理美国商标申请注册需提交使用证据的关键环节,以便外贸企业快速了解,避免商标因错过提交使用证据时间而影响商标效力。 美国注册商标需要提供使用声明及证据的时间节点如下表: 一、申请阶段 美国商标申请的申请依据有五种:1. 根据商标法第 1(a) 条,在商业中使用商标;(2) 根据商标法第 1(b) 条,有在商业中使用商标的真实意图;(3) 根据商标法第 44(d) 条,基于在先提交的外国申请,要求优先权;(4) 根据商标法第 44(e) 条,拥有申请人原籍国的商标注册所有权;以及 (5) 根据商标法第 66(a) 条,将国际注册的保护延伸至美国。 当申请人选择商标法1(a)条款,即以实际使用为依据提交申请时,需要在申请的同时提交商标已使用声明,并在每个类别提交使用证据,说明申请人如何在商业经营当中使用该商标。 如果申请商标尚未在美国实际投入使用,申请人也可以选择以意图使用为依据提交申请。此种方式提交申请时无需提交使用证据,但需要基于其在商业中使用商标的真实意图。在商标经过实质审查被核准后的6个月内,申请人需要像1(a)申请一样提交使用声明,并且同时提交使用证据。用此种依据提交美国申请,有助于商标权利人在商业经营当中更早地进行商标申请,也有更多的准备时间将商标投入使用。 其他申请依据通...
  • 点击次数: 1000003
    2024 - 06 - 21
    作者:陈巴特【基本案情】2019年1月,B公司作为承包人,与发包人A公司签订了《建设工程施工合同》,约定由B公司承包A公司发包的某项目工程施工。合同对工期、总价款、工程款的结算和支付、质量标准、违约责任等诸多事项进行了详细约定。自然人C某在项目所在地多年承包工程施工,具有较强的施工能力及经济实力。C某欲承包该项工程,找到B公司,请求B公司将该项工程全部转包给C某施工,B公司同意以“内部承包”的方式将该项工程转包。随后,C某委托自然人D某与B公司签订了《施工项目内部管理目标责任书》(以下简称《目标责任书》),约定双方权利义务,并约定C某安排D某作为该工程项目负责人具体组织施工。在施工过程中,管理人员及劳务队均由C某聘用,前期垫资均由C某通过财务人员支出。但C某因有其他工程项目需要亲自管理,极少到该工程施工现场,更没有和B公司、A公司相关人员直接对接联系。D某作为项目负责人,则常与B公司、A公司相关人员直接对接联系。在精心组织下,该项目工程在工期内顺利完工,并于2020年10月通过竣工验收合格,依法在当地建设管理中心备案。2021年11月,发包人A公司委托第三方对该项目工程造价进行结算审核。经审核,结算造价为人民币850万余元。2023年5月,因尚有285万余元的工程款长时间未支付,且多次主张权利未果的情况下,C某以实际施工人名义,作为原告,将A公司和B公司列为共同被告,一纸诉状诉至项目所在地人民法院。在诉讼过程中,B公司为推卸责任,主张C某不具备诉讼主体资格,实际施工人应是D某和C某,并安排其财务人员及D某出庭作证。财务人员证明其一直和D某对接联系,并未见过C某,D某是实际施工人。D某本人则出庭作证,陈述自己和C某合伙,享有15%合伙份额,是共同的实际施工人,D某无权单独提起诉讼。但C某同时表示自己从未投入资金,亦未有书面合伙协议证实。【争议焦点】本案在工程价款、质量等其他问...
× 扫一扫,关注微信公众号
北京市铭盾律师事务所 www.mdlaw.cn
Copyright© 2008 - 2020北京市铭盾律师事务所京ICP备09063742号-1犀牛云提供企业云服务
X
1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

5

电话号码管理

6

二维码管理

展开