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舍近求远认驰名,违反按需认定原则吗?

驰名商标的按需认定原则是驰名商标保护的重要原则之一。笔者在办理案件中,遇到一类案件:原告名下拥有A和B两个类别的商标,其中A类别的商标驰名。被告在B类别使用原告的商标,原告没有以B类别商标作为权利基础主张权利,而是单独以A类别商标主张驰名商标扩大保护。原告这种本来可以直接用B类别的商标主张侵权,却舍近求远式的援引A类别商标主张驰名保护的行为,是否违反按需认定原则,值得讨论。


舍近求远认驰名,违反按需认定原则吗?

驰名商标的按需认定原则

舍近求远认驰名,违反按需认定原则吗?


《商标法》第14条规定:“驰名商标应当根据当事人的请求,作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定”。


《驰名商标认定和保护规定》第4条规定:“驰名商标认定遵循个案认定、被动保护的原则”。


《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条规定:“在下列民事纠纷案件中,当事人以商标驰名作为事实根据,人民法院根据案件具体情况,认为确有必要的,对所涉商标是否驰名作出认定:


  • 以违反商标法第十三条的规定为由,提起的侵犯商标权诉讼;

  • 以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由,提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼;

  • 符合本解释第六条规定的抗辩或者反诉的诉讼。”


我国对驰名商标实行按需认定,按需认定意味着只有确有需要认定相关商标为驰名商标的情况方能保护的情况下,才需要适用驰名商标条款。那么原本可以在先商标权主张权利,却寻求驰名商标的保护,是否符合确有需要的要求呢?


舍近求远认驰名,违反按需认定原则吗?

相关案例

舍近求远认驰名,违反按需认定原则吗?



案例1:“华润(集团)有限公司与东阳市全馨家纺有限公司等侵害商标权纠纷案1


案例概要


原告华润(集团)有限公司在24类享有“华润”、“华润纺织”等系列商标注册专用权,经过多年的使用和推广,“华润”系列商标具有广泛的知名度并享有极高声誉。20177月,原告发现被告东阳市全馨家纺有限公司自2002年起将“华润”作为企业名称中的字号使用,并在宣传过程中突出使用“华润”、“华润针织”等字样。原告提出要求被告立即停止侵犯华润集团公司“华润”、“华润纺织”系列商标的商标专用权及773121号“华润”(36类)驰名商标的权利等诉讼请求。


法院认为:


第一,原告主张的多个权利基础所保护的是各自独立的不同法益因此即使被告的侵权行为固定,也应对原告不同权利基础所保护的法益分别予以保护;第二,驰名商标保护相较于普通商标保护、企业字号权益保护有着更强的保护力度,如果否定驰名商标认定的必要性,必定会对原告所获得的损害赔偿金额造成影响。因此,法院认为本案需对驰名商标侵权和普通商标侵权及不正当竞争指控需要分别审查认定。2



案例2:北京北农国信科技发展有限公司等与埃克森美孚公司公司侵犯注册商标专用权纠纷上诉案3


案例概要


原告埃克森美孚公司为“美孚”、“MOBIL”、“美孚MOBIL”商标(第145类)的所有人,其发现被告北农公司委托他人生产“美孚”品牌的化肥及农药产品,以侵犯原告的普通注册商标专用权及驰名商标(第4类)为由,提起诉讼。


一审法院认为:


因对驰名商标实施按需保护的原则,故通常情况下,如果商标注册人在同一种或类似商品上注册的商标足以使得其获得与驰名商标同等水平的保护,则无需再对商标权人提供驰名商标的保护。对于何为同等水平的保护,至少需要从停止侵权及赔偿损失两方面进行考量。本案中,法院虽已认定被控侵权行为构成对埃克森美孚公司在第1类及第5类商品上注册的三个注册商标专用权的侵犯,但因埃克森美孚公司并无证据证明上述商标已投入实际使用,因此,埃克森美孚公司依据上述商标仅可以获得停止侵权的法律救济,但无法获得经济赔偿


但如果第174431号“MOBIL”商标、第174458号“美孚”商标构成驰名商标,且被控侵权行为确实损害上述驰名商标的权益,则埃克森美孚公司不仅可以据此禁止各被告实施被控侵权行为,亦可以获得经济赔偿。由此可见,本案中,埃克森美孚公司依据驰名商标所获得的保护与依据同一种或类似商品上所注册的商标所获得的保护并不相同。鉴于此,本案中有必要对上述商标是否构成驰名商标进行认定。


二审法院认为:


埃克森美孚公司对其在不同商品类别上注册的“Mobil”及“美孚”商标享有各自独立的商标专用权和禁用权。因此,即使已经认定被控侵权行为损害了埃克森美孚在第1类和第5类商品上的商标权,根据当事人的主张,仍需要对被控侵权行为是否损害该公司在第4类商品上商标权进行评价。对埃克森美孚公司在润滑油商品上的“美孚”和“Mobil”商标是否构成驰名商标的认定,并非基于驰名商标保护按需认定的原则,而是基于不同请求权基础进行的逐项认定。


舍近求远认驰名,违反按需认定原则吗?
小结
舍近求远认驰名,违反按需认定原则吗?



结合以上案例可知,在原告可以依据普通商标权主张权利保护时,若单独或同时提出认驰的请求,法院倾向于认定:权利人在不同类别上注册的商标享有独立的商标权,权利人依据普通商标权主张的权利保护,并不妨碍权利人对是否侵犯其驰名商标权进行认定。


但此请求是否违反驰名商标按需认定的原则,法院有不同的理解:一种是认为驰名商标的认定是基于不同的请求权基础,与驰名商标保护的按需认定原则无关;


另一种则认为驰名商标保护的按需认定原则,强调的是不同于普通商标的强保护,主要从停止侵权和赔偿损失两方面考虑。若认定驰名商标获得的保护不同于普通商标权,尤其体现在能获得经济赔偿方面,则有必要进行驰名商标的认定,此时不违反驰名商标保护的按需认定原则。无论是何种理解,权利人舍近求远式认驰名的权利主张,都不违反驰名商标保护的按需认定原则。



杭州市中级人民法院(2017)浙01民初1328

《驰名商标认定必要性审查原则的灵活运用》

北京市高级人民法院(2016)京民初终544

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