作者：常春

引言：

在专利侵权诉讼中，等同侵权判定是最疑难复杂、最有争议、最有弹性且又最常见、不可回避的问题。2001年6月22日，最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》公布，正式提出了专利侵权判定中等同原则的理解与适用。

等同原则的适用可将权利要求的保护范围扩展到其字面表述范围外的适当范围，从而给与发明创造以合理的保护。然而，等同的扩展范围的界限的确定一直是难点问题，也是侵权判定原则中争议较大的问题之一。

法律规定以及实务中常见的几种等同适用限制包括：

1） 现有技术抗辩所用的技术方案，即已经属于现有技术的技术方案不应被纳入等同范围。

2） 禁止反悔的技术方案，即权利人已经明示放弃的内容不应纳入等同原则适用范围。

3） 捐献的技术方案，即权利人仅写在说明书（附图）中而不在权利要求书中的技术方案不应纳入等同原则适用范围。

4） 未写入权利要求中的可预见的方案，即权利人在申请专利时可以预见并应当将其涵盖在权利要求范围内的内容不应纳入等同原则适用范围。

案例详述：

上述前三点在实务中已经有过充分讨论，本文旨在通过以下案例对于上述第4） 点进行初步探讨。

案例1）

案号：第（2021）最高法知民终192号

类别：第二审案例

涉案专利：CN201610201500.0

在第（2021）最高法知民终192号判决书中，法院认为如果专利权人在撰写专利申请文件时已明确地知晓相关技术方案，但并未将其纳入权利要求保护范围之内的，则在侵权诉讼中不得再适用等同理论将该技术方案纳入保护范围。

确定专利权人在专利申请时是否明确知晓并保护特定技术方案，可结合说明书及附图内容予以认定，并应将说明书及附图作为整体看待，判断的标准是本领域普通技术人员阅读权利要求书与说明书及附图之后的理解。

在该案中，法院认为本领域普通技术人员基于对权利要求所限定的“电动绿篱机”、说明书背景技术部分对存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式的介绍以及发明目的部分关于“环保无污染”效果的强调等，完全可以理解为专利申请人明确不寻求保护以燃油发动机作为动力源的绿篱机技术方案。在此情况下，若在判断被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围时，将燃油发动机驱动与电机驱动认定构成技术特征等同，则不利于专利权利要求公示作用的发挥和社会公众信赖利益的保护。

案例2）

案号：（2021）最高法知民终1441号

类别：第二审案例

涉案专利：CN201820444083.7

在第（2021）最高法知民终1441号判决书中，法院认为，相对于螺纹孔螺栓连接，卡扣连接并非专利权人在撰写权利要求时不能预见到的连接方式，专利权人在撰写权利要求时仍明确限定螺纹孔螺栓连接，应当理解为排除了卡扣连接方式，缺乏通常适用等同原则将权利要求的文字所表达的保护范围适度扩展解释的正当性。因此，本案中，在权利要求明确限定“螺纹孔螺栓连接”情形下，卡扣连接方式不等同于螺纹孔螺栓连接。

案例3）

案号：（2021）最高法知民终1429号

类别：第二审案例

涉案专利：CN201610262130.1

在第（2021）最高法知民终1429号判决书中，法院认为，确定是否构成等同时，应考虑专利申请与专利侵权时技术的发展水平，防止对专利技术方案中的某些技术特征以专利申请日后新出现的技术进行简单替换而规避侵权的情况。

如果专利权利要求中的限定内容属于申请时本领域技术人员能够认识到的，不属于因专利申请时本领域的技术水平发展不足、认识障碍等制约导致专利申请人缺乏预见的情形，应视为权利人明确向社会公众公示其选择了较小的保护范围。

在专利申请时不存在认知障碍，在后技术发展又未产生替代方案的情况下，权利要求的保护范围宜以其文字记载为准，权利要求的公示作用应当得到尊重。双方当事人均确认，就传感器而言，除霍尔传感器以外，还存在红外对管、激光、干簧管等多种传感器实现相同的功能，均为涉案专利申请时该领域技术人员普遍知晓的技术手段，在进专利权人将权利要求中的该技术特征限定为霍尔传感器，就是将其他传感器排除在其保护范围之外，进行侵权判定时，不能将“霍尔传感器”扩张到红外对管等其他传感器予以保护，否则有损社会公众对专利保护范围确定性和可预见性的信赖，损害社会公众利益。其次，现有证据不足以证明被诉侵权产品与涉案专利上述技术特征的技术手段基本相同。

本文例举的最高人民法院公布的三个案例分别从以下三个方面对上述第4）点尽心了引用和阐述：

1） 可以预见其他技术手段，但仍以特定技术手段作为限定，且发明目的也不支持该其他技术手段；（案例1）

2） 卡扣连接并非专利权人在撰写权利要求时不能预见到的连接方式，专利权人在撰写权利要求时仍明确限定螺纹孔螺栓连接，应当理解为排除了卡扣连接方式，缺乏通常适用等同原则将权利要求的文字所表达的保护范围适度扩展解释的正当性。（案例2）

3） 如果专利权利要求中的限定内容属于申请时本领域技术人员能够认识到的，不属于因专利申请时本领域的技术水平发展不足、认识障碍等制约导致专利申请人缺乏预见的情形，应视为权利人明确向社会公众公示其选择了较小的保护范围。（案例3）

案例指导意义：

以上裁判观点从最高人民法院的角度对未写入权利要求中的可预见的方案、不应纳入等同原则适用范围做了背书，需要引起专利申请人和专利权人的重视。专利申请人在准备专利申请时，需要将可预见的方案均写入专利申请文件内，并且在权利要求中进行合理概括才能避免对等同原则的限制适用，以最大程度地争取到权利的合理保护范围。权利人在行驶权利之前要对权利要求的可依据等同原则进行解释的范围进行合理的评估，避免浪费诉讼资源。

进一步探讨：

笔者认为，虽然最高院的判例具有一定的指导作用，但应当注意到未写入权利要求中的可预见的方案这一等同原则的适用限制，在一定程度上限制了权利要求的范围的解释，其适用应当非常慎重，因为其一方面限制了发明创造保护范围，不利于鼓励发明创造，另一方面，这种适用限制可能使得仿造者轻易的绕开专利的保护范围，从而无助于提高社会的整体创新能力。

例如，在案例2）、案例3）中，法院在没有发明目的、发明效果等方面支持的情况下，仅凭权利要求书中仅限定了特定的技术方案就认为排除了对其他传统技术方案的保护可能就不利于鼓励发明创造，也无助于提高社会的整体创新能力，从而有悖于专利法的立法目的。