Language

从美国后续申请制度看企业专利保护和布局

作者:刘艳玲


美国专利申请审查程序中包括临时申请、非临时申请(又称正式申请)、继续申请、部分继续申请和分案申请。

一份正式专利申请(非临时申请)需要包括说明书、附图和发明人签名的宣誓或声明书等。说明书需包括以下部分:发明名称、相关申请的交叉参考文献、发明背景、发明概述、附图概述、发明的详细描述、至少一个权利要求和摘要。

申请人可以在发明初期提交临时申请,临时申请不需要包括权利要求和发明人宣誓或声明书。申请人需在临时申请提出后的12个月内提交非临时申请,否则USPTO将视为申请人放弃该申请。USPTO不审查临时申请。[1]

美国的专利审查程序如下:USPTO收到一份正式的专利申请A后,将由审查员对该专利申请A进行审查并检索现有技术,然后向申请人发出审查意见通知。审查意见中记载了或者全部或部分驳回该申请,或授予该申请专利权。申请人可以提交书面意见陈述来抗辩审查员的驳回。如果申请人收到的最后驳回的通知书(Final rejection),申请人此时有一个选择是可以提交继续申请(例如,专利申请B),该继续申请B的申请日与在先申请A的申请日一致。当然,对于专利申请A被驳回的情形,申请人也可以选择请求再审或继续审查申请A[1][2] 

USPTO也允许部分继续申请。例如发明人提供原始专利申请A之后,为加入他们对发明做出的改进,可以提交部分继续申请C。部分继续申请C重复在先原始申请A的重要部分,但加入在先申请A中没有公开的新主题。后增加的新主题的权利要求享有部分继续申请C的申请日。需要注意的是,部分继续申请需要在授权、放弃或终止在先申请A的程序之前提出。[1][2]

申请人通过提交继续申请,申请人有机会向USPTO争取比在先申请A更大的保护范围或者与在先申请A不同的保护范围。

美国的分案申请是指当一份申请D中涉及多个独立和不同的发明,不满足单一性要求时,USPTO可以使申请人分割该申请D,例如分割为申请D和申请E,以便分别审查这些独立的发明。分案申请E继续享有在先申请D的申请日。 [1][2]

下面举例说明上述制度的利用。

申请人BEE SIGHT LTD201823日(优先权日为201723日)提交了发明名称为 “MEDICAL APPARATUS AND METHOD FOR STERILIZING MEDICAL APPARTUS”的PCT国际申请PCT/IB2018/000155。权利要求中的独立权利要求如下:

1. 一种提供医疗器械的方法,该方法包括:

i. 提供包含在一个或多个第一保护容器内的一个或多个预填充注射器,其中该一个或多个第一保护容器不可渗透湿气和/灭菌

ii. 提供第二保护容器,其包括或多医疗部件以及内含所述或多预填充注射器的所述一个或多个第一保护容器;和

iii. 将第二保护容器包装在细菌不可渗透的包装内。

32. 一种医疗器械,包括:

或多个无菌预充注射器;

一个或多个第一保护容器,其一个或多个菌预填充注射器,其中所述一个或多个第一保护容器不可渗透湿气和/或灭菌剂

第二保护容器或多医疗部件所述或多第一保护容器;和

包括所述第二保护容器不透包装。

PCT申请对应的美国国家阶段申请号为No.15/888020,两项独立权利要求同上。该美国国家专利申请于20201020日获得授权,专利号为No. 10806850。授权权利要求中的独立权利要求如下:

1. 一种提供医疗器械的方法,该方法包括:

i. 提供包含在一个或多个第一保护容器内的一个或多个灭菌预填充注射器,其中该一个或多个灭菌预填充注射器完全或部分填充有灭菌液体用于注射到人或动物体内,其中该液体与环氧乙烷气体反应,并且其中一个或多个第一保护容器是不透湿气和/或灭菌剂的;

ii. 提供第二保护容器,所述第二保护容器包括一种或多种医疗部件所述包含一或多个已灭菌预填充注射器的一个或多个第一保护容器,其中所述第二保护容器使用环氧乙烷气体灭菌;和

iii. 在将所述含有一个或多个灭菌预填充注射器的一个或多个第一保护容器放入所述第二保护容器后,用环氧乙烷对所述第二保护容器进行灭菌。

22. 一种医疗器械,包括:

一个或多个无菌预填充注射器,其完全或部分填充有能够治疗人或动物的液体,其中该液体与环氧乙烷气体发生负面反应;

一个或多个第一保护容器,包括所述一个或多个菌预填充注射器,其中所述一个或多个第一保护容器不透湿气和/或灭菌剂,并包括不透水的、可移除的、无菌的盖子;和

第二保护容器包括一或多医疗部件所述或多第一保护容器,其中第二保护容器和所述或多医疗部件通过环氧乙烷气体灭菌;

其中,在将包括所述无菌填充注射器的所述第一保护容器放置在所述第二保护容器的空腔内后,用环氧乙烷气体对所述第二保护容器进行灭菌并密封。

申请人于202046日提交了部分继续申请No.16/840,899,相比于在先申请,其增加了新的主题,具体为附图3-7以及关于附图3-7实施例的详细说明。权利要求书中独立权利要求如下:

1. 一种提供灭菌医疗器械的方法,该方法包括:

用气体部分或完全填充第一保护容器,该第一保护容器包括一个或多个包装或未包装已灭菌注射器,其中该气体能够在第一保护容器的空腔内产生、改善和/或维持无菌环境;

密封所述第一保护容器;

所述第一保护容器包装在第二保护容器的空腔内;和

对第二保护容器和其内的内容物进行灭菌。

12. 一种医疗器械,包括消毒容器,其中所述消毒容器包括金属、玻璃、塑料或其组合,其中消毒容器包括消毒预填充注射器,其中消毒容器部分或完全填充有惰性气体,氧气或其组合,其中所述惰性气体、氧气或其组合能够完全或部分防止灭菌气体的进入,并且其中所述消毒容器的压力等于或小于约45/平方英寸 (PSI)

申请人还于20201019日提交了继续申请No.17/073,464,其是在先申请No.15/888020的分案申请,以及No.16/840899的继续申请。继续申请No. 17/073,464的权利要求书中的独立权利要求如下:

1. 一种提供医疗器械的方法,该方法包括:

i. 提供包含在一个或多个第一保护容器内的一个或多个预填充注射器,其中该一个或多个第一保护容器不可渗透湿气和/灭菌

ii. 提供第二保护容器,其包括或多医疗部件以及内含所述或多预填充注射器的所述一个或多个第一保护容器;和

iii. 将第二保护容器包装在细菌不可渗透的包装内。

32. 一种医疗器械,包括:

或多个无菌预充注射器;

一个或多个第一保护容器,其一个或多个菌预填充注射器,其中所述一个或多个第一保护容器不可渗透湿气和/或灭菌剂

第二保护容器或多医疗部件所述或多第一保护容器;和

包括所述第二保护容器不透包装。

申请人的部分继续申请No.16/840,899经继续审查程序(RCE)后仍未获得授权,于20227 月放弃。继续申请No.17/073,464目前仍在审查中。在该发明技术创新中,申请人对原始申请No.15/888020的权利要求修改后尽快获得了专利授权,并且在专利授权前提交了一件部分继续申请和一件与原始申请权利要求相同的继续申请。原始申请的审查过程中,申请人删除了独立权利要求中最初描述的技术特征“包装第二保护容器且不透细菌的包装”,增加了其他技术特征,获得了一个不同的保护范围。

当产业进入到一个发展阶段,同一行业的竞争者们经常可能正在从事技术路线差别不大的创新,自专利申请提交以及公开后(通常产品也差不多或随后上市),专利申请人会密切关注市场中的其他竞争者的产品情况。当发现有利害关系的竞争对手时,申请人在申请的过程中可以将权利要求的保护范围修改为涵盖行业中竞争者的产品(例如明显的直接侵权或间接侵权),从而在市场战略上遏制行业中的竞争者。

与此同时,在原始申请授权前提交一份继续申请,并动态检测市场情况和竞争程度,以为继续申请的权利要求范围修改提供指导。我们知道,依据美国的申请制度,在审查过程中申请人可以扩大权利要求的保护范围和增加新的独立权利要求(欧洲、日本和韩国审查过程中也可以扩大权利要求的保护范围)。如此,申请人在技术创新后的至少6-7年处于一个保护范围非常宽泛的状态(可能的状态),同一行业的市场竞争者很难抄袭而不侵权,一旦侵权,侵权者将承担高昂的专利侵权诉讼成本和赔偿额,这对市场竞争者的抄袭起到了威慑作用。另一方面,创新技术的前6-7年大多可能正是专利产品(药品除外)利润丰厚的时候,高利润回报的可能又促进了创新者进行技术创新的积极性。

 

尾言

美国的这些相互关联又灵活的专利制度从顶层设计方面对市场参与者的技术创新起到了很好的保护和支撑,这也使得美国专利具有较高的经济价值。企业在申请美国专利时可以考虑利用本文介绍的美国后续申请制度,申请中国或其他国家的专利时也可以借鉴。

 

 

注:

[1] 罗杰谢科特, 约翰托马斯.余仲儒组织翻译.专利法原理[M]. 北京:知识产权出版社, 2016:197-199.

[2]1895 A Continuation, Divisional, or Continuation- in- Part Application of a PCT Application Designating the United States [R-07.2015] https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1895.html

  • 相关资讯 More
  • 点击次数: 0
    2024 - 07 - 19
    作者:刘艳玲中国商标法第48条规定了商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。商标性使用一般用于商业活动,目的是引导消费者购买其认可的商品,帮助商品提供者与消费者在市场上建立起重要的联系。司法审判中区分商标性使用和非商标性使用非常重要,是否侵害他人商标专用权,主要看商标使用是否属于“商标性使用”。非商标性使用一般用于非商业活动,其目的不是引导消费者识别商品或服务来源。即使在商业活动中使用,如果属于描述性使用或指示性使用,也会被认为是商标的正当使用,不侵犯他人商标权。中国商标法第59条第1款列举了商标的描述性使用方式。指示性使用在我国司法实践中存在用于不侵权抗辩,这种使用需限定在合理使用范围内,因此称为指示性合理使用更确切。相对比地,美国商标法“Lanham Act”中也有商标正当使用的概念。美国商标法的正当使用原则包括描述性正当使用和指示性正当使用。在指示性正当使用中,可以未经他人许可使用他人的商标,用于比较广告、新闻报道、新闻评论、学术工作、模仿和批评和评论等目的。 下面展开讨论非商标性使用的情形,这有助于企业或个人初步了解自己对他人商标的使用是否会侵犯商标权。    非商标性使用-描述性使用  商标或服务提供者除标识自己的商标,以便于消费者识别外,还会对商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、产地、型号或者生产者的名称等其他特点予以说明,从而使消费者了解商品的特性、使用方法等,以达到促销其商品或服务的目的。根据中国商标法第59条的规定,注册商标权人无权禁止他人正当使用。 例如,A公司在销售网页链接中使用“Dliziz椰子款”标识销售鞋类商品,其中,“Dliziz”是A公司的注册商标,而“椰子”标识是另一B公司...
  • 点击次数: 1000000
    2024 - 07 - 05
    作者:金涟伊在当今互联网迅猛发展的背景下,电子商务已经成为人们最普遍的交易手段。然而,由于法律的相对滞后性,与电子商务相关的法规亟需进一步完善。对于未经商标注册人授权,在网络店铺名称使用与他人注册商标相同或相似的标识的行为,现行的商标法并未对此提供明确的指导。相关权利人在维权过程中通常同时援引商标法和反不正当竞争法,而不同法院在判决时所依据的法律也存在差异。 经检索相关判决书,我们发现法院判决主要有两种不同观点,一是认为网络店铺名称可类比于企业名称,以反不正当竞争法予以规制,二是认为网络店铺名称侵权导致相关公众混淆误认的,应认定为商标侵权。 2018年河北省高级人民法院所持的观点即为第一种观点。在(2018)冀民429号判决书中,河北省高级人民法院支持了一审法院的观点,即“……官方旗舰店的店铺名称属于一种企业(店铺)字号,而将他人注册商标用于自己企业字号的行为,已被《中华人民共和国商标法》第五十八条‘将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。’的规定吸纳,不属于《中华人民共和国商标法》第五十七条规定的侵害商标专用权的情形。” 故此,法院依据反不正当竞争法作出裁判,维护了权利人的相关权益。 但更多判决倾向于第二种观点。2020年北京市西城区人民法院在(2020)京0102民初27860号判决中认为,被诉侵权店铺将商标使用于店铺名称、店铺内宣传、商品名称及商品图片等位置,此种使用系为标明商品来源,属于商标性使用,因此适用商标法第五十七条第一款的规定,被告的行为侵害了原告的商标专用权。 2022年义乌市人民法院在(2022)浙0782民初6308号判决中认为,“对于被告滔馨公司在其网店名称及网店LOGO中使用‘泉日记’字样的行为,并未经过原告的授...
  • 点击次数: 1000005
    2024 - 06 - 28
    作者:张嘉畅 在对美贸易当中,商标保护是至关重要的一环。注册美国商标有利于商标在海关备案,有利于避免商标侵权,同时,经营亚马逊平台商家也需要注册美国商标从而进行亚马逊店铺的品牌备案。与中国商标法不同,美国商标制度更加注重商标在商业当中的实际使用。从申请到注册甚至续展,申请人在许多环节需要向美国专利商标局提供使用证据,以确保商标有效。本文旨在整理美国商标申请注册需提交使用证据的关键环节,以便外贸企业快速了解,避免商标因错过提交使用证据时间而影响商标效力。 美国注册商标需要提供使用声明及证据的时间节点如下表: 一、申请阶段 美国商标申请的申请依据有五种:1. 根据商标法第 1(a) 条,在商业中使用商标;(2) 根据商标法第 1(b) 条,有在商业中使用商标的真实意图;(3) 根据商标法第 44(d) 条,基于在先提交的外国申请,要求优先权;(4) 根据商标法第 44(e) 条,拥有申请人原籍国的商标注册所有权;以及 (5) 根据商标法第 66(a) 条,将国际注册的保护延伸至美国。 当申请人选择商标法1(a)条款,即以实际使用为依据提交申请时,需要在申请的同时提交商标已使用声明,并在每个类别提交使用证据,说明申请人如何在商业经营当中使用该商标。 如果申请商标尚未在美国实际投入使用,申请人也可以选择以意图使用为依据提交申请。此种方式提交申请时无需提交使用证据,但需要基于其在商业中使用商标的真实意图。在商标经过实质审查被核准后的6个月内,申请人需要像1(a)申请一样提交使用声明,并且同时提交使用证据。用此种依据提交美国申请,有助于商标权利人在商业经营当中更早地进行商标申请,也有更多的准备时间将商标投入使用。 其他申请依据通...
  • 点击次数: 1000003
    2024 - 06 - 21
    作者:陈巴特【基本案情】2019年1月,B公司作为承包人,与发包人A公司签订了《建设工程施工合同》,约定由B公司承包A公司发包的某项目工程施工。合同对工期、总价款、工程款的结算和支付、质量标准、违约责任等诸多事项进行了详细约定。自然人C某在项目所在地多年承包工程施工,具有较强的施工能力及经济实力。C某欲承包该项工程,找到B公司,请求B公司将该项工程全部转包给C某施工,B公司同意以“内部承包”的方式将该项工程转包。随后,C某委托自然人D某与B公司签订了《施工项目内部管理目标责任书》(以下简称《目标责任书》),约定双方权利义务,并约定C某安排D某作为该工程项目负责人具体组织施工。在施工过程中,管理人员及劳务队均由C某聘用,前期垫资均由C某通过财务人员支出。但C某因有其他工程项目需要亲自管理,极少到该工程施工现场,更没有和B公司、A公司相关人员直接对接联系。D某作为项目负责人,则常与B公司、A公司相关人员直接对接联系。在精心组织下,该项目工程在工期内顺利完工,并于2020年10月通过竣工验收合格,依法在当地建设管理中心备案。2021年11月,发包人A公司委托第三方对该项目工程造价进行结算审核。经审核,结算造价为人民币850万余元。2023年5月,因尚有285万余元的工程款长时间未支付,且多次主张权利未果的情况下,C某以实际施工人名义,作为原告,将A公司和B公司列为共同被告,一纸诉状诉至项目所在地人民法院。在诉讼过程中,B公司为推卸责任,主张C某不具备诉讼主体资格,实际施工人应是D某和C某,并安排其财务人员及D某出庭作证。财务人员证明其一直和D某对接联系,并未见过C某,D某是实际施工人。D某本人则出庭作证,陈述自己和C某合伙,享有15%合伙份额,是共同的实际施工人,D某无权单独提起诉讼。但C某同时表示自己从未投入资金,亦未有书面合伙协议证实。【争议焦点】本案在工程价款、质量等其他问...
× 扫一扫,关注微信公众号
北京市铭盾律师事务所 www.mdlaw.cn
Copyright© 2008 - 2020北京市铭盾律师事务所京ICP备09063742号-1犀牛云提供企业云服务
X
1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

5

电话号码管理

6

二维码管理

展开