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以案说法|侵害商业秘密纠纷中的专利权处理——以(2020)最高法知民终726号案为例

本文作者:常春



引言:

技术秘密为具有保密性、秘密性和价值性的技术信息。在技术秘密的接受方签署了保密协议后,除非有其他使得保密的技术信息脱密的情形,接收方应一直遵守保密义务。如果接受方未遵守保密协议使用该等技术秘密,甚至把技术秘密申请专利使得专利技术公开,则会构成侵犯技术秘密的行为,应当承担相应的民事责任。

案情回放:

程某曾在瑞昌公司担任营销部副总经理,任职期间曾与瑞昌公司签订了保密协议并接受公司的技术培训。2014年离职后成立明远公司。李某曾在瑞昌公司从事研发工作,在瑞昌公司任职期间,与程某共同作为发明人以明远公司名义于2014年申请了名称为“一种燃烧器”的实用新型专利(以下简称“涉案专利”),该专利于2015年获得授权。明远公司将承载由该专利的相关设备销售给其与瑞昌公司的共同客户获得利益。瑞昌公司认为明远公司申请专利中的燃烧器技术关键技术信息为瑞昌公司通过签署保护协议从第三方获得的技术秘密,因此,明远公司使用该计技术秘密以及申请专利的行为侵害了其商业秘密。

为了证明对涉案技术信息采取了保密措施,瑞昌公司提交了其与该技术信息提供方签订的《技术许可协议》,技术信息提供方将该技术信息向瑞昌公司员工展示时签署的《保密协议》,以及李某在OA端保存含有涉案技术信息的文件的过程记录。根据上述《技术许可协议》,技术信息提供方向瑞昌公司许可技术,其中约定在设施内启动安防系统,与接触上述许可技术的第三方签署保密协议,在许可技术文档标注保密标识等保密措施。根据《保密协议》,接受该涉案技术信息的人员有保密责任。另根据OA文件存储记录记载,将含有涉案技术信息的文件存入OA时设置了密码,并且该文件上标注有“页面显示版权归瑞昌公司所有,未经书面许可不得以任何方式使用”。

同时,瑞昌公司提交了由国家知识产权局专利检索咨询中心出具的《技术信息咨询报告》以证明该技术信息不为公众所知悉,该报告结论为未发现在涉案专利公开日前存在公开了涉案保密技术信息的技术文献。

最后,瑞昌公司申请法院调取了明远公司开具的发票以及高新技术企业认定申请材料,尤其是其中的《企业研究开发活动情况表》以证明涉案保密技术信息已经为明远公司创造商业价值。

明远公司反驳主张涉案专利技术的内容早已被技术信息提供方公开,并提交了并提交2010和2013技术信息提供方组织的研讨会相关资料及其部分翻译、光盘,技术应用实例及其部分翻译件以佐证涉案技术信息已经被技术信息提供方公开。

裁判结果:

法院认为,涉案的技术信息具有保密性、价值性并且不为公众所知,因此属于商业秘密。瑞昌公司提交的《技术许可协议》《保密协议》以及OA保存记录等证据足以证明涉案的技术信息已经被采取了适当的保密措施,具有保密性。检索咨询中心出具的报告也证明在明远公司申请的专利公开前涉案的保密技术信息并未被记载在公开的专利或非专利文献中,具有秘密性。关于价值性,法院认为,首先,瑞昌公司成立燃烧器设计组长期进行燃烧器实验测试,证明涉密技术信息需要经过技术研发、测试才能获得,需要付出一定的研发代价。其次,明远公司利用涉案专利产品已经完成一定的销售业绩,在涉案专利与涉密技术信息实质上相同的情况下,也可以证明涉密技术信息具有现实和潜在的商业价值,可以为企业创造市场竞争优势和经济利益。因此涉密技术信息具有价值性。明远公司虽然主张涉案的保密技术信息已经在2010年及2013年的培训中公开,但其提交的证据中并未记载涉案的保密技术信息的关键技术点,而且该关键技术点也是明远公司提交的专利中的关键技术点。

关于侵权行为,明远公司获得的实用新型专利中公开了涉案的保密技术信息,且发明人之一在专利申请时仍为瑞昌公司员工,因此明远公司无法合理说明其专利中的技术来自其他来源,其申请并获得专利的行为侵犯了瑞昌公司的技术秘密。

侵权责任:

在停止侵权行为方面,法院判定明远公司明远公司应当停止非法占有涉案专利的行为,明远公司应本着诚信原则把涉案专利的权利人变更为瑞昌公司,以彻底停止侵权行为。此外,明远公司应当立即停止利用涉案专利谋取不正当利益的行为,在涉案专利有效期内不得自行或许可他人实施涉案专利,否则应当承担相应的法律责任。如果明远公司不主动履行义务,瑞昌公司可以根据本案查明的事实另行起诉,请求确认涉案专利权的权属。

在赔偿数额:法院认为因瑞昌公司并未实际销售含有技术秘密的产品,权利人因被侵权所受到的实际损失难以精确计算。法院综合考虑该技术秘密的商业价值,即研究开发成本、每台燃烧器的合理利润、实施技术秘密的可得利益、因技术秘密被公开导致瑞昌公司失去竞争优势的合理期限等因素,酌情确定侵害技术秘密的赔偿数额为100万元。

    启示:

    笔者认为本案对技术性公司有以下启示:

1)为了保证技术信息的保密性,需要建立完整的保密链条。例如,如本案原告举证中的许可协议中的保密措施条款、将技术信息公开给被许可方技术人员时签署的保密协议,以及将承载技术信息的文档加密保存并附加保密标识。

2)可以借助有公信力的检索机构提供的检索报告作为证据证明技术信息的秘密性。本案中原告提供了专利局检索咨询中心的报告,在被告方没有提供有说服力的反证的情况下,该报告被采信以证明技术信息的秘密性。

3)企业在申请各种资质时可能会提交与专利相关的说明材料,其中可能存在关于专利使用情况的说明,可以作为侵权证据请求法院进行调取。

4)来自他人的技术秘密,无论是接收方申请专利导致其公开,还是在商品或服务中使用该等技术秘密都会构成对他人技术秘密的侵犯应因此承担侵权责任。

5)他人技术秘密形成的专利属于他人的财产。侵犯他人技术秘密而获得专利的人应当根据诚实信用原则将该专利主动转移至技术秘密所有人名下。同时应当停止使用该专利并且被禁止许可他人使用该专利。


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