本文作者：常春

引言：

发明专利申请和实用新型专利申请同日提出长期以来一直是申请人获得可衔接的专利保护期的申请策略。这样的申请策略中，快速获得的实用新型专利可以为专利产品获得基本保护，如果后续的审查中发明申请能够获得专利权，则可以通过放弃实用新型专利权保留发明专利权的方式增加保护期限。即便发明专利最终未获得授权，申请人仍可保留实用新型专利权作为对侵权行为的维权基础。此外，因为实用新型专利的创造性评价标准略低于发明专利，实用新型专利权往往更具稳定性。

在以往的认识中，同日提交发明和实用新型除需要注意在发明授权时只有放弃实用新型专利权方能取得最终授权外，两者看似并不相互影响，[1]即便最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）第六条也没有把同日申请的发明或实用新型案件的审查档案作为另一案件的解释来源。因此，只要注意答复审查意见时对另一申请的影响并注意保持实用新型有效性，看似同日申请实用新型和发明给申请人带来更多的是积极的结果。

然而，2021年2月最高人民法院对第最高法知民终699号裁判要旨的公布，以及近日最高人民法院对该案具体案情的公布[2]看似给这种申请策略带来了挑战。

裁判主旨案情概述：

最高人民法院公开的最高法知民终699号的具体案情显示孙某2009年同日提交了实用新型和发明专利申请，实用新型申请首先获得专利权。具有相同权利要求的发明专利申请在实质审查程序中被引用一篇对比文件挑战了全部权利要求新颖性和创造性，孙某进行意见答复及合并式修改后该发明专利申请被驳回并在复审后被维持驳回。此后，孙某依据实用新型专利权进行维权。

孙某的维权行为被一审法院支持，一审法院判决被告朗汀公司侵权成立。朗汀公司不服提出上诉，最高人民法院作为二审法院认为孙某的该项实用新型专利权并不属于专利法保护的合法权益，并据此驳回了孙某的全部诉讼请求。

本案中，最高人民法院认为专利权人据以主张权利保护的实用新型专利如果有极大可能属于不应获得授权的技术方案，不应予以保护，其判断基于如下几个因素：

1） 孙某同日提出的与实用新型专利权具有相同权利要求发明专利申请在第一次审查意见通知书中被认为相对一篇对比文件缺乏创造性，孙某答复审查意见后申请被驳回，经复审后被维持驳回。

2） 孙某在答复第一次审查意见时采用合并方式修改权利要求，推定孙某认可第一次审查意见通知书针对权利要求的反对意见。

3） 国家知识产权局出具的专利权评价报告显示涉案实用新型的所有权利要求不符合专利法的规定。

从公布的材料看，在上述因素中，对应的发明专利申请已经被驳回并已经生效，且其中的新颖性、创造性评价逻辑和评价结论可以应用在实用新型专利中这一因素为主要因素。考虑到孙某的在第一次审查意见通知书后的修改并不包含权利要求5，因此孙某是否认可第一次审查意见的内容为次要因素。

要旨的主要指引作用：

1）本裁判要旨的公布引入了一个新的裁判规则，即，对于同日申请的实用新型的发明专利，如果在审查中对一案的创造性的评价标准和结论可以适用于另一案，则可以根据该创造性的评价逻辑和结论确定另一案的专利是否可以作为在法院进行维权的权利基础。

根据专利法第二十二条三款的规定，发明和实用新型的创造性的评价标准并不完全相同。 但根据审查指南第四部分第六章规定，两者的评价标准是有重叠的。

具体而言，发明和实用新型在创造性判断标准上的不同主要体现在现有技术中是否存在“技术启示”。在判断现有技术中是否存在技术启示时，发明专利与实用新型专利存在区别，这种区别体现在下述两个方面。即现有技术的领域和现有技术的数量。在现有技术的领域方面，对于实用新型专利而言，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。在现有技术的数量方面，对于实用新型专利而言，一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价其创造性。

因此，采用了发明所述领域的一篇或两篇现有技术文档评价发明专利申请的创造性的评价标准同样也适用于同日申请的相同的权利要求项。在这种情况下，根据本裁判要旨，针对发明申请的该评价逻辑以及评价结论则可以适用于同日申请的实用新型专利。

2）对于侵权诉讼中如果实用新型专利有极大可能属于不应获得授权的技术方案，则可以直接驳回其全部诉讼请求。

一直以来，专利的有效性的判断属于行政案件，而专利侵权主张是否成立属于民事案件，两类案件被认为是并行的法律程序，法院不会在侵权诉讼民事案件中评价专利的有效性。只有在行政裁判中确定作为诉讼基础的权利要求被无效，法院才会在民事案件中驳回基于该权利要求的诉讼请求。

而根据本裁判要旨公布的内容，最高人民法院认为：“专利权人据以主张权利保护的实用新型专利如果有极大可能属于不应获得授权的技术方案，则其也不属于专利法保护的合法权益”。也就是说，本案中法院在侵权诉讼案件中评价了作为诉讼基础的专利权的有效性，并根据其判断结果直接驳回了诉讼请求。

其他指引作用：

除已经明确的同日申请发明的审查结论对实用新型专利的可维权性的指导性作用外，本裁判要公布内容中的至少有以下几点也值得特别注意：

1） 在答复审查意见时针对关于权利要求不具备创造性的审查意见仅对被挑战的权项作合并式修改被认为是对该审查意见的认同。

在本案的事实认定中，最高人民法院指出，孙某在收到第一次审查意见后将审查意见中认为缺乏新颖性、创造性的权利要求1至4进行了合并，由此可以推定孙某认可审查意见中有关权利要求1至4不具备新颖性、创造性的审查意见。此推定也是后续认定的重要依据之一，即如果申请人认同针对发明专利申请提出的审查意见，则同日申请的实用新型的相同权利要求的新颖性、创造性挑战的听证原则已经被满足，可以据此直接认定同日申请的实用新型专利是否属于合法权益。

2） 同日申请的发明的审查档案能够用于解释实用新型的权利保护范围。

如果同日申请的发明专利的审查档案和审查结论可以用于判断实用新型专利是否属于合法权益，其审查档案理论上讲也能解释同日申请的实用新型专利的权利要求，反之亦然。虽然目前用同日申请的一案的审查档案解释另一案的权利要求没有明确的法律依据，判决中法院也倾向于直接根据当前案件的说明书的内容去解释权利要求。然而根据本要旨案例，同日申请的发明专利的审查档案是可以用来评价和解释对应的实用新型专利的权利要求是否属于合法权益的，也就是可以用来解释对应的实用新型专利的权利要求。

对申请人的建议：

最高法知民终699号裁判要旨给同日提交发明和实用新型专利申请的申请人提出了更高的要求。

如果同日申请的发明专利遭遇基于本领域的一篇或者两篇对比文件的针对权利要求创造性的审查意见，则申请人最好积极反驳，以避免该审查逻辑被应用于同日申请的实用新型案的有效性评价。此外，申请人要慎重采用简单的合并、删除等权利要求的修改方式应对审查意见，以避免被推定为对审查意见的认同并由此影响本案以及同日申请的另一案、甚至同族其他专利的有效性。

根据相同的逻辑，申请人还应该对同日申请的实用新型的无效请求进行积极应对。与实质审查类似，无效请求的审理过程也是对专利权的有效性的评估。虽然本裁判主旨仅涉及发明专利申请实质审查阶段的审查标准以及审查结论对同日申请的实用新型专利的有效性的影响，但基于相同的逻辑，无效阶段作出的对一案的生效无效决定也很可能会对同日申请的另一案的可维权性产生影响。

[1] 简析发明专利和实用新型专利同日申请的法律风险（https://www.ccpit-patent.com.cn/zh-hans/node/2893）

[2] 发明专利申请被驳回后就同一技术方案同日申请的实用新型专利权的保护（http://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-1418.html）