引言:
创造性判断中,申请人常以“现有技术给出了反向教导”为由主张技术方案非显而易见。那么,什么情况下才能成立反向教导?最高人民法院在(2023)最高法知行终413号案中给出了明确裁判思路。为进一步理解这一标准,我们结合具体案件分析及相关案例一并探讨。
一、基本案情
德国某公司申请的发明专利“导线连接接触元件”(申请号20181015****.3)被国家知识产权局以不具备创造性为由驳回。复审及一审均维持驳回决定。申请人上诉至最高人民法院,核心理由之一是:对比文件1公开的结构给出了针对区别技术特征的反向教导,本领域技术人员不会作出本申请的改进。
最高人民法院于2024年12月24日作出(2023)最高法知行终413号行政判决,驳回上诉,维持原判。
二、裁判要旨
最高人民法院明确指出:所谓的反向教导属于创造性评价中判断技术启示时可能涉及的问题。判断现有技术是否存在反向教导,应当以发明实际解决的技术问题为基础,如果现有技术公开的内容不构成本领域技术人员解决发明实际解决的技术问题的障碍,则通常不认为其构成反向教导。
简言之,反向教导的认定必须锚定在发明实际解决的技术问题上,而非孤立地看待对比文件中的某个结构或功能。
三、具体案例分析
本案中,本申请权利要求1相对于对比文件1的区别技术特征主要在于提供了一种不同结构的SMD焊接接触件。该接触件并未保留对比文件1中的“摆动抑制作用”,也未实现其他新功能,其核心作用仍是提供支撑面。
申请人主张对比文件1因强调摆动抑制功能而构成反向教导。法院对此不予支持,理由如下:
以实际解决的技术问题为判断基准 本申请实际解决的技术问题并非“如何实现摆动抑制”,而是提供一种具有支撑功能的SMD焊接接触件结构。对比文件1公开的摆动抑制部位置和结构,并不妨碍本领域技术人员在此基础上进行简化或调整。
放弃原有功能不必然构成反向教导 本领域技术人员完全可以从对比文件1公开的结构出发,放弃摆动抑制功能,仅保留支撑面作用,从而得到本申请的技术方案。这种改动属于常规的结构优化或功能取舍,无需付出创造性劳动。
现有技术未形成实质性障碍 对比文件1并未明确教导“必须保留摆动抑制功能”或“放弃该功能会导致技术方案无法实施”。因此,其公开内容不构成本领域技术人员解决本发明技术问题的障碍,不构成反向教导。
该案清晰表明:反向教导的成立门槛较高,不能仅因现有技术强调了某一功能或结构,就轻易认定其阻碍了本发明的改进方向。
四、相关案例
除上述案例外,最高人民法院还曾经就相同裁判要点公开过两个案例,具体如下:
(2023)最高法知行终962号 (奇〇公司诉国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷案)
基本案情: 申请人主张对比文件1主要采用“一体化设置保护框”的方式保护均温板封管,并强调不额外增加元件的优点,因此外加独立保护元件属于对比文件所排除的技术方案,构成反向教导。
裁判要旨: 法院认为,对比文件1虽然优先采用一体化保护结构,但已经公开了可采用独立设置保护边框的技术手段,且并未明确排除独立保护元件的使用。本领域技术人员在面对相同技术问题时,仍可根据保护效果、生产成本等因素选择独立保护元件。因此,对比文件1不构成反向教导。
(2023)最高法知行终182号 (涉“电梯伸缩轿厢”实用新型专利确权案)
基本案情: 案件涉及最接近现有技术与本发明所关注技术问题之间的关系,以及是否存在反向技术教导影响改进动机的问题。
裁判要旨: 如果最接近的现有技术与发明所关注的技术问题(即发明目的)缺乏内在关联性,或者存在反向技术教导,则本领域技术人员一般难以产生以该最接近现有技术为起点进而完成发明创造的改进动机。
上述两案与413号案共同表明:反向教导的成立门槛较高,必须真正构成本领域技术人员解决本发明技术问题的障碍,而非仅仅是现有技术对某一技术方案的偏好或不同选择。
五、实务启示
(一)反向教导不能轻易主张
仅仅因为对比文件强调了某功能、某结构“更好”或“必要”,并不自动构成反向教导。关键要看该内容是否真正阻碍本领域技术人员解决本发明实际要解决的技术问题。
(二)实际解决的技术问题是判断起点
创造性“三步法”中,确定发明实际解决的技术问题后,再判断现有技术是否给出技术启示(包括是否存在反向教导)。脱离技术问题谈反向教导,往往难以得到支持。
(三)放弃原有功能≠反向教导
如果现有技术公开了某结构具有A功能,而本申请仅使用该结构实现B功能(或简化后仅保留部分作用),通常不构成反向教导,除非现有技术明确教导“不能放弃A功能”或“放弃A功能会导致严重缺陷”。
(四)代理与答复建议
1、主张反向教导时,应紧密结合本发明实际解决的技术问题进行论证;
2、重点说明现有技术为何会阻碍本领域技术人员朝本发明方向改进;
3、单纯指出“对比文件强调了不同功能”往往说服力不足。
六、结语
最高法知行终413号案进一步明确了反向教导的认定边界:它服务于技术启示的判断,必须以发明实际解决的技术问题为基准。结合962号、182号等案件来看,人民法院对反向教导的审查日趋严格和客观。对于专利代理师和申请人而言,准确把握这一标准,有助于更精准地评估创造性,也有助于在复审、行政诉讼中提出更有针对性的意见。