作者：金涟伊

当企业进入中国准备开拓市场，却发现自有品牌已成为他人注册商标，如不能尽快解决该抢注商标，将直接导致企业丧失中国区的商业利益。近日，铭盾所为遭遇此种困境的客户赢得了一场关于抢注商标无效宣告的行政案件，成功打击了抢注商标，维护了客户权益。该案的胜诉关键在于以在先著作权对抗商标专用权，本文将借该案例介绍以在先著作权为权利基础打击抢注商标的关键点。

一、作品著作权与商标专用权

在知识产权领域，对于企业精心设计的美术图形，企业作为权利人既可以将其作为商标，向国家知识产权局提交商标注册申请加以保护，又可以视其为美术作品，享有该作品的著作权。究其区别，前者涉及的法律规定为商标法，需经商标注册程序由行政机关授予商标注册人；后者为著作权法，作品一经创作完成，便依法自动产生，由作者自动享有。由于两者保护的法益不同，实践中经常可见企业标识、美术图形的商标专用权与著作权产生冲突的情况。

面对此种冲突情况，我们可以参考商标法第13条的规定进行处理。该条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。在先权利就包含了在先作品著作权，本文将分享的案例便是一项以在先著作权对抗商标权的实操。

二、基本案情

原告某匈牙利公司自2006年在匈牙利成立，致力于为全球客户生产和销售能量饮料，2010年已经在匈牙利市场占据主导地位。匈牙利公司日产饮料可达450万盒，服务于全球近50个国家，随着公司出口活动的不断扩大，匈牙利公司目前已经是世界最大的能量饮料生产商之一。匈牙利公司在先设计并使用的美术作品即品牌标识如下：

2007年3月2日，匈牙利公司在匈牙利就前述图形注册了商标。除此之外，匈牙利公司将前述图形标识在其他国家的注册情况包括：2011年5月3日在欧盟注册、2012年7月9日在南非注册、2015年1月27日在巴西注册。

2017年3月7日，某杭州公司在第30类“即饮巧克力饮料；甜食；面包；加可可的咖啡饮料；红茶饮料；水果味茶饮料；新鲜比萨饼；甜味爆米花；咖啡；可可饮料”商品上申请并注册了图形商标，商标专用期为 2018年3月7日至2028年3月6日。商标图样如下：

2020年4月8日，匈牙利公司发现以上商标并对其提起了无效宣告审查申请，然而由于匈牙利公司此前并未在中国大陆申请注册该标，也未在中国大陆使用该标，难以证明其在先使用该商标。2021年1月11日，国家知识产权局裁定商标继续有效。

因对裁定不服，匈牙利公司将该裁定诉至北京知识产权法院，请求判决撤销国家知识产权局做出的维持商标继续有效的裁定书，判令重新做出裁定。

经审查，北京知识产权法院认为匈牙利公司拥有该标识的在先著作权，适用商标法第三十二条的规定判令被告国家知识产权局重新做出裁定。

三、北京知识产权法院审理意见

在该案中，法院认为：

原告系匈牙利籍公司，其在本案中主张著作权的涉案作品为其在境外完成的美术作品。《中华人民共和国著作权法》(简称《著作权法》)第二条第二款规定，外国人、无国籍人的作品根据其作者所属国或经常居住地国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约享有的著作权，受本法保护。匈牙利与中国均是《伯尔尼公约》成员国，根据上述规定，匈牙利人的作品受我国法律保护。涉案作品为图形作品，表现形式和细节均经过特殊设计排列组合，体现了设计者独立的选择、取舍和构思，具有一定独创性和艺术美感，构成著作权法意义上的美术作品。

本案中，原告为证明其享有涉案作品的在先著作权提交了公证书，公证内容包括匈牙利知识产权办公室官网截图显示，原告曾分别于2007年3月2日和2009年11月10日就涉案美术作品及含该美术作品的图形申请注册商标，上述商标分别于2008年1月3日和2010年6月3日核准注册。某杭州公司提交的美术作品登记证载明的登记时间为2013年2月16日，晚于原告上述商标注册日，在无其他相反证据的情况下，可以认定原告为涉案美术作品的利害关系人，且该著作权形成时间早于诉争商标申请日。

诉争商标与原告的涉案作品图形相同，在表现形式、设计细节、整体视觉效果等方面均高度近似，已构成实质性相似。考虑到涉案作品的独创性、诉争商标标志与涉案作品的近似程度，以及诉争商标原注册人某杭州公司从事商品进口业务，对原告的涉案作品存在接触的可能性。第三人未经许可，将与涉案作品高度近似的图形作为商标申请注册，损害了原告对涉案作品享有的在先著作权，已构成2013 年《商标法》第二十二条规定的“损害他人现有的在先权利”的情形。

综上，法院认为被诉裁定相关认定有误，应当予以纠正。

四、分析与总结

当遇到以在先著作权为权利基础进行的商标无效宣告审查行政纠纷，应当如何适用该法律？案件核心焦点如下：

第一，涉案图形是否构成著作权法保护的作品？

法院首先对涉案作品是否构成中国著作权法意义上的作品进行了判断。著作权法第二条第二款规定，外国人、无国籍人的作品根据其作者所属国或者经常居住地国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约享有的著作权，受本法保护。匈牙利公司是依据匈牙利法律注册成立的公司，而匈牙利与中国均是《伯尔尼公约》成员国，因此匈牙利公司创作的作品亦受中国著作权法的保护。

根据中国著作权法第三条，作品是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果，该法条列举了8项具体作品，即文字作品、口述作品、音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品、美术、建筑作品、摄影作品、视听作品、工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品、计算机软件，此外还有一项兜底，即符合作品特征的其他智力成果。回归本案，涉案作品表现形式和细节均经过特殊设计排列组合，体现了设计者独立的选择、取舍和构思，具有一定独创性和艺术美感，因此法院认为该作品构成著作权法意义上的美术作品，应受中国著作权法保护。

第二，原告是否为该作品的真正著作权人？

根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若千问题的规定》第十九条的规定，商标标志构成受著作权法保护的作品的，当事人提供的涉及商标标志的设计底稿、原件、取得权利的合同、诉争商标申请日之前的著作权登记证书等，均可以作为证明著作权归属的初步证据。商标公告、商标注册证等可以作为确定商标申请人为有权主张商标标志著作权的利害关系人的初步证据。

为了向法院证明原告为作品的真正著作权人，在诉讼程序中，铭盾所考虑到原告商品并未大范围进入中国市场的情况，建议原告在域外搜集证据，最终搜集整理了关于涉案图形在互联网上的宣传报道证据，并对该互联网宣传报道证据办理了公证手续。以上证据与原告在无效宣告申请阶段提交的匈牙利商标注册证书一起，形成了原告为该作品真正著作权人的初步证据，并且能够证明涉案作品早在争议商标申请日之前便已完成并发表，且在全球范围内享有一定知名度和影响力。

第三，涉案商标注册人与作品的接触可能性？

对于这一点，铭盾所就争议商标原注册人的特殊企业性质——进出口贸易公司向法院进行了充分陈述，法院亦考虑了该因素。争议商标原注册人作为一家从事贸易进出口、由香港公司控股的公司，应当知晓原告知名度及商标标识。加之涉案作品的独创性、诉争商标标志与涉案作品的近似程度，最终法院认为争议商标注册人对原告的涉案作品存在接触的可能性。

综合考虑以上因素，法院认为适用2013 年《商标法》第二十二条规定的“损害他人现有的在先权利”的情形，纠正了被诉裁定。

著作权由于其“已经完成便自动享有”的特性，在对抗恶意抢注人时往往是一件有力武器，但想要用好这一武器需要权利人在作品完成初期就妥善保存权利证据，包括保留作品创作过程文件、对作品进行合理合法的使用等，如企业标识图样与商业紧密结合，更应当尽早提交商标注册申请，及早规避抢注风险。